Der wiederbelebte Fall von Jack Daniels Hundespielzeug wurde an das Bezirksgericht zurückgeschickt

Jul 07, 2023

Jack Daniel's Properties Inc. überzeugte den Neunten Bezirk, seinen Markenfall wegen eines „Bad Spaniels“-Hundespielzeugs an das Bezirksgericht zurückzuverweisen, nachdem der Oberste Gerichtshof die Ablehnung der Ansprüche des Whiskyherstellers durch das Berufungsgericht aufgehoben hatte.

VIP Products LLC argumentierte, dass das Bezirksgericht bereits entschieden habe, dass es gegen Jack Daniels Handelsaufmachung verstoßen habe, und dass dem US-Berufungsgericht für den Neunten Gerichtsbezirk eine vollständige Akte vorliege. Aber der Neunte Bezirk, dessen Urteil auf der Grundlage der freien Meinungsäußerung für VIPs im Juni aufgehoben wurde, entschied sich stattdessen dafür, die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts einfach aufzuheben und den Fall an das US-Bezirksgericht für den Bezirk Arizona zurückzuverweisen.

Die Ein-Absatz-Anordnung könnte den Rechtsstreit verlängern, da das Bezirksgericht den Fall erneut auf der Grundlage des im Markenrecht vorgesehenen Standardrahmens für die Wahrscheinlichkeit von Verbraucherverwechslungen analysieren müsste. Das Gericht hat eine solche Analyse bereits durchgeführt, als es Jack Daniel's Properties Inc. im Jahr 2018 einen ersten Sieg zuerkannte und feststellte, dass VIP verletzt und seine Markenrechte verwässert wurden.

Als dieses Urteil im Jahr 2020 aufgehoben wurde, führte der Neunte Gerichtsbezirk den Test im Fall Rogers v. Grimaldi durch, der die Verwendung künstlerisch relevanter Marken in ausdrucksstarken Werken ohne Erlaubnis des Eigentümers zulässt, und verneinte die Notwendigkeit einer Verwechslungsanalyse.

Der Oberste Gerichtshof erklärte jedoch, dass Rogers keinen Antrag stellen könne, wenn die fragliche Marke als Marke verwendet würde, und verwies den Fall an den Neunten Gerichtsbezirk zurück. Aus ähnlichen Gründen hoben die Richter auch die Feststellung auf, dass die Verwendung von VIP unter die nichtkommerzielle Ausnahme im Verwässerungsrecht falle.

Nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs teilte VIP dem Neunten Bezirk mit, dass es „selbst über Verstöße und Verwässerungen entscheiden kann und sollte“, da sich die Fragen auf Rechtsfragen oder gemischte Rechtsfragen und unbestrittene Tatsachen aus einer vollständigen Akte beziehen. Der Fall, hieß es, sei „zu seinem ursprünglichen Stand zurückgekehrt“, mit VIP als Berufungskläger, der das ursprüngliche Urteil des Bezirksgerichts anfechte, dem nun lediglich die Rogers-Verteidigung entzogen sei.

Aber Jack Daniel's wies darauf hin, dass es sich bei der aktuellen Akte des Neunten Bezirks um Jack Daniels Berufung gegen das Urteil des Bezirksgerichts für VIP in Untersuchungshaft handelt – nachdem das Berufungsgericht den Sieg von Jack Daniel's nicht anerkannt hatte. Es hieß, wenn VIP den Neunten Bezirk davon überzeugen würde, mit Nicht-Rogers-Aspekten seines ursprünglichen Appells einverstanden zu sein, würde dies einfach den ursprünglichen Jack Daniel's-Sieg, den es nicht gibt, aufheben und nicht den Rogers-basierten Sieg von VIP bestätigen.

Wenn das Gericht den Fall nicht an das Bezirksgericht zurückverweisen würde, sollte es zumindest die Unterrichtungsanordnung aufheben und VIP in die Rolle des Berufungsklägers versetzen. VIP argumentierte außerdem, dass es die Eröffnungsschrift vorlegen sollte, wenn der Neunte Bezirk den Fall wie gewünscht weiterführen würde.

Jack Daniel's verklagte das Unternehmen im Jahr 2014 mit der Begründung, dass ein Hundespielzeug in Form einer Flasche Jack Daniel's seine Handelsaufmachung verletzt habe. Das Spielzeug imitierte auch Schriftarten auf Jack Daniels markanten schwarzen Etiketten, ersetzte jedoch „Jack Daniel's“ durch „Bad Spaniels“, „Old No. 7“ durch „Old No. 2“ und „Tennessee Sour Mash“ durch „On Your Tennessee Carpet“. .“

Die Bezirksrichter Andrew D. Hurwitz, die Richter A. Wallace Tashima und Eric D. Miller erließen gemeinsam die Anordnung.

Dickinson Wright PLLC vertritt VIP. Williams & Connolly LLP und Messner Reeves LLP vertreten Jack Daniel's.

Der Fall ist VIP Products LLC gegen Jack Daniel's Properties Inc., 9th Cir., Nr. 21-16969, zurückverwiesen am 14.08.23.

Um den Reporter zu dieser Geschichte zu kontaktieren: Kyle Jahner in Washington unter [email protected]

Um den für diese Geschichte verantwortlichen Herausgeber zu kontaktieren: Adam M. Taylor unter [email protected]

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